Lahirnya Undang-Undang No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan babak baru perkembangan hukum merek di Indonesia. Sebab hal baru yang diatur dalam UU ini adalah diakomodasinya pelindungan merek nontradisional dan sistem pendaftaran merek internasional. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan juga dilakukan dalam UU ini, yang antara lain termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran merek dan pelindungan merek terkenal.

Untuk mengidentifikasi apakah suatu merek merupakan merek terkenal, selain berpedoman pada UU Merek, Indonesia juga telah memiliki Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016) yang secara spesifik mengatur mengenai kriteria dari merek terkenal.

Satu hal yang sering ditemukan dalam sengketa merek adalah pemahaman yang berbeda terkait dengan merek terkenal, salah satunya ada soal secondary trademark. Sebagai contoh, merek terkenal Malboro Lights, kandungan merek terkenal sejaitnya melekat pada kata Malboro, dan selanjutnya kata Lights ini sejatinya merupakan secondary trademark, yang sangat terbuka untuk bisa digunakan oleh merek lain.

Namun saat ini banyak ditemukan sengketa merek dengan titik yang dipersoalkan pada secondary trademark, yang masih dinilai sebagai merek terkenal. Padahal secondary trademark tidak dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai merek terkenal karena Secondary Trademark pada praktiknya digunakan sebagai varian.

Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr. Freddy Harris, berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, merek terkenal harus memenuhi beberapa kualifikasi. Tetapi, katanya, peraturan tersebut masih cukup luas pengartiannya dan membutuhkan banyak pembuktiannya. “Harus cari bagaimana caranya agar apa yang disebut merek terkenal dipahami secara bersama-sama, karena tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap merek tersebut masih butuh pembuktian,” katanya dalam sebuah webinar (24/3/2021).

Di sisi lain, Freddy menilai yang paling penting adalah goodwill untuk menjaga persaingan yang sehat. Dia mencontohkan sejumlah merek terkenal seperti Ikea, Piere Cardin, H&M, kendati sudah terkenal tetapi butuh perhatian konsultan merek. “Misalnya Ikea yang sudah terkenal sejak tahun 80-an, tetapi orang Indonesia tidak tahu, kecuali yang sudah ke luar negeri. Tetapi sekarang sudah sangat terkenal jadi ada beberapa kriteria yang masih belum bisa terpenuhi oleh merek ini,” katanya.

Demikian juga dengan Coca Cola yang cukup dikenal luas dengan sejarahnya, kendati sesuai kriteria di pasal 18 ayat 3 sudah terkenal, lantas bagaimana jika didaftarkan merek lain. “Apakan Coca Cola Zero adalah merek lain terkenal ketika dilekatkan dengan Coca Cola atau stand alone sebagai merek baru,” jelas Freddy.

Oleh karena itu, Freddy menilai diperlukan pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku usaha baik pengusaha, produsen, konsultan, serta akademisi tentang kriteria merek terkenal yang berlaku di Indonesia, dan praktik terbaik mengenai pengujian dan identifikasi merek terkenal secara keseluruhan.

Ketua Dewan Penasehat AKHKI, Dr. Cita Citrawinda Noerhadi mengungkapkan, praktik penegakan hukum dan perlindungan merek terkenal harus memenuhi standar minimum tertentu. “Namun bagi merek yang memiliki reputasi harus dilindungi,” katanya.

Ketua Komisi Banding Merek, Dr. Teddy Anggoro, di kesempatan yang sama mengatakan, ketika UU Merek pertama kali diberlakukan, ada 1,4 juta permohonan merek diajukan kepada pemerntah. “Di Indonesia, merek bersifat konstitutif dan harus didaftarkan. Hak itu muncul ketika sudah ajukan permohonan. Jadi siapa daftarkan pertama maka dia yang dapatkan hak untuk merek tersebut.

Namun, demikian, Teddy menegaskan bahwa di atas first to file atau pendaftaran secara hukum adalah itikad baik. Dalam hal ini ada peran besar dari konsultan HAKI. Sebab menurut Teddy, peran konsutan HAKI yang memilki itikad tidak baik dapat membuat ricuh hingga muncul sengketa merek. “Jadi sebenarnya yang paling tinggi adalah itikad baik/goodwill,” katanya.

Kriteria penetapan sebuah merek menjadi merek terkenal tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak substansi yang telah diatur oleh tata aturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, larangan penggunaan kata umum oleh pemilik merek terkenal kepada pihak-pihak tertentu tentunya berpotensi untuk menimbulkan praktik usaha yang seolah-olah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. “Kami berharap melalui diskusi virtual ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang semakin komprehensif, baik bagi para pelaku usaha serta pemerhati kekayaan intelektual seperti konsultan KI dan akademisi tentang kriteria merek terkenal yang berlaku di Indonesia,” jelas Yanne Sukma Dewi, Sekretaris Jenderal MIAP.

www.swa.co.id